Ekki svo stór Mac
Hanna Lillý Karlsdóttir
Vörumerkjalögin leggja þá skyldu á eigendur vörumerkja að nota merki í atvinnustarfsemi sinni, ella eigi þeir á hættu að missa skráninguna vegna notkunarleysis. Reglur um notkunarskyldu eru víða þær sömu, eða í það minnsta mjög sambærilegar, þ.e. eigandi skráningar skal hefja notkun merkisins innan fimm ára frá skráningu eða merki skal hafa verið í fimm ára samfelldri notkun.
En hvenær er um notkun vörumerkis að ræða? Hvað þarf að leggja fram til að sýna fram á að merki hafi verið notkun? Er nóg að reiða sig á almenna vitneskju, þ.e. að ekki þurfi að sýna fram almenna á notkun merkis?
Svarið við fyrstu tveimur spurningunum ætti að vera einfalt. Í vörumerkjalögunum er að finna upptalningu á því hvað telst til notkunar merkis í atvinnustarfsemi. Það telst notkun ef merki er sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki er boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki er flutt inn eða út og merki er notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Upptalning þessi er ekki tæmandi og geta ótal önnur atriði komið til skoðunar sem sönnun um notkun.
Nokkuð ljóst, er það ekki? Settu merkið á vöru, auglýstu þjónustu undir merkinu, byrjaðu að skipuleggja markaðsherferð o.s.frv. En svarið er ekki eins einfalt og virðist við fyrstu sýn. Hvert mál þarf að meta út frá atvikum og aðstæðum sem uppi eru í hverju tilviki fyrir sig. Einnig þarf að gera greinarmun á almennri notkun (e. genuine use) og málamyndanotkun (e. token use).
Ekki er til skilgreining innan vörumerkjaréttarins á hugtakinu almenn notkun, en ákveðin sjónarmið hafa mótast í framkvæmd. Evrópudómstóllinn hefur sett fram nokkur viðmið um túlkun hugtaksins. Til dæmis að almenn notkun þýði raunveruleg notkun merkis en ekki málamyndanotkun í því skyni að viðhalda réttindum. Raunveruleg notkun þarf að vera í samræmi við tilgang vörumerkisins, sem er að vera viðskiptalegt auðkenni vöru eða þjónustu. Um notkun á markaði þarf að vera að ræða en ekki aðeins innri notkun. Notkunin þarf að varða vöru eða þjónustu sem er nú þegar á markaði eða markaðssetning undirbúin, t.d. með yfirvofandi auglýsingaherferð. Enn fremur hefur dómstóllinn sagt að ekki þurfi að vera um umtalsverða notkun að ræða.
Þó svo að svarið við fyrstu tveimur spurningunum sé ekki einfalt í sjálfu sér, þá veita lögin, framkvæmd skráningaryfirvalda og dómaframkvæmd ákveðna leiðbeiningu í þessum efnum.
Almenn vitneskja – almenn notkun
Víkjum þá athyglinni að þriðju spurningunni; Er nóg að reiða sig á almenna vitneskju, þ.e. að ekki þurfi að sýna fram á almenna notkun merkis?
Vörumerkjasérfræðingum og öðru áhugafólki um vörumerkjarétt hefur líklega svelgst á þegar fréttir bárust þess efnis að Hugverkastofa Evrópusambandsins (EUIPO) hefði fellt niður skráningu hamborgararisans með gyllta bogann á merkinu BIG MAC, einum elsta rétti McDonald‘s sem hefur verið á matseðli víðsvegar um heiminn um árabil.
Um er að ræða niðurstöðu í máli nr. 14 788 C frá 11. janúar 2019. Árið 1998 fékk McDonald‘s orðmerkið BIG MAC skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 29, 30 og 42. Árið 2017 barst krafa frá Supermac´s um niðurfellingu merkisins á grundvelli notkunarleysis, þ.e. merkið hefði ekki verið í fimm ára samfelldri almennri notkun (e. genuine use). McDonald‘s þurfti því að sanna notkun á tímabilinu apríl 2012 til apríl 2017.
Meðal gagna sem McDonald‘s lagði fram voru yfirlýsingar, undirritaðar af hálfu aðila tengdum McDonald‘s, bæklingar og útprentanir af auglýsingaspjöldum, útprentanir af heimasíðu McDonald‘s í fjölmörgum ríkjum Evrópusambandsins og útprentun af Wikipedia-síðu þar sem m.a. var gerð grein fyrir sögu Big Mac hamborgarans. McDonald‘s benti m.a. á að það væri almenn vitneskja og staðfest með yfirlýsingum að milljónir vara hefðu verið seldar undir vörumerkinu. Beiðandinn, Supermac‘s, benti á að framlögð gögn gætu í mesta lagi sýnt fram á notkun merkisins fyrir samlokur en ekki fyrir aðrar vörur sem merkið var skráð fyrir. McDonald‘s svaraði því til að notkun merkisins fyrir samlokur þýddi einnig að merkið væri notað fyrir hráefnin í samlokunum.
Í niðurstöðu EUIPO er farið yfir hvert þessara gagna og vægi þeirra við mat á notkun merkisins. Í stuttu máli sagt voru gögnin ófullnægjandi. Í niðurstöðu niðurfellingardeildar EUIPO (e. cancellation division) sagði að möguleikarnir og aðferðirnar til að sanna notkun væru ótakmarkaðir. Það að fyrirliggjandi gögn í málinu hefðu ekki verið talin fullnægjandi væri ekki rakið til þess að óvenju strangt mat hefði verið lagt á gögnin heldur til þess að eigandi merkisins kaus sjálfur að einskorða gögnin við þau sem lögð voru fram. Mikilvægt er að hafa í huga að það er eiganda merkis að sanna notkun merkis og líður hann hallann af því ef gögnin eru ófullnægjandi. Í niðurstöðu EUIPO er jafnframt að finna ýmsar leiðbeiningar um hvers konar gögn unnt er að leggja fram og vægi þeirra, þ.e. hvort þau stafi frá eiganda merkis sjálfum eða þriðja aðila. Hvert framlagt skjal getur í sjálfu sér haft vægi en það er heildarmat á gögnum og hvernig þau tala saman sem hefur áhrif á lokaniðurstöðuna.
Hvort McDonald‘s hafi stólað á almenna vitneskju í þessu máli til að halda skráningu sinni skal ósagt látið og ekki verður lagt mat á það hvort mat EUIPO á gögnunum hafi verið of strangt, en þetta mál svarar a.m.k. þeirri spurningu að enginn er undanskilinn þeirri meginreglu að alltaf þarf að leggja fram fullnægjandi gögn til að sanna notkun merkis, hvort sem um þekkt eða minna þekkt merki er að ræða. Hvað teljast fullnægjandi gögn þarf svo aftur á móti að meta í hverju tilviki fyrir sig. Fróðlegt verður að fylgjast með framgangi málsins á æðri stigum, en málinu hefur verið áfrýjað til áfrýjunarnefndar EUIPO. Niðurstaðan er umhugsunarverð og ágætis áminning um að það er ekki bara mikilvægt að gögn séu lögð fram til stuðnings t.d. fullyrðingu um að notkunarskyldu hafi verið fullnægt, heldur þurfa gögnin að uppfylla ákveðnar kröfur um gæði. Þá er þetta mál ekki aðeins áminning til vörumerkjaeigenda í Evrópusambandinu heldur einnig áminning fyrir eigendur vörumerkja hér á landi sem gætu þurft að leitast við að sanna notkun sína.
